工作中的专利问题，谈谈我的看法：） [精华]

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丁香园荣誉版主

36楼

ppxx
专利法第六十二条第二款发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
所以我理解对发明专利申请自公开到授权前还是能够获得专利保护的。

zt
关于对专利临时保护期和间接侵权问题的答复
问：蒋老师：您好！很冒昧的发这封EMAIL给您，希望就专利间接侵权及关于临时保护期间方面的法律问题向您请教。烦请您在百忙之中拨冗予以回复。

1、关于发明专利的临时保护期间

根据我国专利法的有关规定，发明专利在正式授权前必须经过实质审查阶段，因此发明专利的保护事实上存在着叁个阶段，即（1）从申请至公布阶段；（2）从公布至正式授权阶段；（3）授权后阶段。对于上述叁个阶段，阶段1事实上发明技术尚处于技术秘密阶段，阶段3则已经正式授权，所以发生争议时处理上问题不大，但对阶段2，即所谓的临时保护阶段如发生侵权应如何处理我则存在着疑惑。因为目前《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》的第二条对于“在发明专利申请日至公布日期间，是否给予专利保护的问题”作了明确规定，即“在发明专利申请日至公布日期间，专利法对提出专利申请的技术未规定给予保护。在此期间，他人将独立研制出的与申请专利的技术相同的发明付诸实施或者转让的，不承担侵权责任；但是，专利申请公布以后，继续使用该项技术的，依据专利法规定，则应支付适当的费用。但对上述规定我认为其适用至少存在如下前提，即（1）在发明专利公布日至授权日期间实施；（2）必须是独立研制出的与申请专利的技术相同的发明，而不能是通过不正当手段直接抄袭或使用发明专利申请人的有关技术；（3）必须支付适当的费用。不知上述理解是否正确？此外，对于阶段2期间所发生的侵权行为，是否只能要求其支付使用费而不能追究其侵权责任？如果是的话，是否会发生他人恶意利用此项规定，在发明专利公布后，利用公布的发明专利的有关技术进行生产销售侵权的专利产品，而专利权人对此只能要求其支付使用费而不能追究其侵权责任的情形？

2、关于专利间接侵权

目前法院所受理的专利侵权纠纷案件中，主要还是以直接侵权为主，即要求侵权人的产品应全部覆盖专利权人的专利权利要求，但事实上对于一些专利，由于其产品具有可分性，可以分开生产后由其他第三方或最终用户自行组装，不少人即利用此点生产包含部分专利技术特征的产品（专用品），希图通过此种途径免责，对于此种间接侵权行为应当如何认定及处理？以往是否已经有类似的判例？

上述两个问题，还烦请您在予以解惑。

　　　　　　此致

敬礼！

李先生
答：李先生：你好！

我试着回答你的问题。仅供参考。

1、我国专利法对发明专利申请实行早期公开延迟审查制度，这就发生了你所称的“三个阶段”的问题。你对第1个问题的理解我认为基本正确的，最高法院的解释就蕴涵着你所说的条件。但我认为，在临时保护期内，法律法规、司法解释未强调独立开发研制，实践中对发明一般也没有在如此短的时间就能搞成的。这里需要与专利法第六十三条规定的“在先使用权”区分开来。同时，对所说的那种情况支付临时保护期适当的使用费一般也是在该专利授权以后条件才能成就，“临时保护”还不同于“专利保护”（在此期间实施者愿意给费用的并不禁止）；该费用称之为适当的使用费而不是赔偿，也不适用停止侵权的方式，这都表明了不同行为之间的区别，所以一般的这类纠纷都放在专利授权后一并解决。前段付使用费，后段未经许可实施等就要赔偿了。你对恶意利用此规定的担心有道理。但我认为，如果授权后的行为构成侵权，那就不仅仅是赔偿、付费的问题了，还可能停止侵权。当然专利是一种财产权，经过市场就是为实现价值，不管任何人使，给付合理的使用费就行了，这也有利于技术推广。这里也要与在先使用权的情形区分开来。临时保护是对一段时间的适用，是权衡了各方利益，我认为，不会发生大的问题。

2、所提的间接侵权问题，并不是新鲜的问题，我国司法实践已经有案例；我国法律也能对此种行为进行制约。请你参考一下中国知识产权司法保护网站法官论坛的《中国专利诉讼模式》一文，以及《知识产权诉讼》一书。这些材料中，对间接侵权认定等都作了论述。望你参考。

祝顺利！
http://www.chinaiprlaw.com/wtjd/wtjd51.htm

2003-10-29 07:53

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windlight

丁香园荣誉版主

37楼

zt
http://www.chinaiprlaw.com/lgxd/lgxd36.htm
新药研发中的专利误区及其相应的策略

张伟

进入WTO后，我国在医药知识产权保护领域实现了与国际接轨，即将改变对仿制药的行政保护，仿制国外新药的老路会越走越窄。但是，如果我们现在就一味追求技术领先性创新，从研究水平、实力、资金、研究条件来看并不符合实际。合法仿制仍是现阶段研制新药的一条重要途径。这里所讲的“仿制”包括充分运用有关的知识产权法律制度，对已有专利进行再度开发，并通过这种专利边缘创新形成具有自主知识产权新药，也可称为“模仿性创新”。

下面主要针对新药研发中有关专利的几个常见误区提出一些看法，希望起到抛砖引玉的作用。

误区1：立项检索不全，盲目乐观。新药研发机构往往忽略专利检索的重要性和专业性，其检索工作一般由初级研发人员兼任，漏检率非常高。除了检索人员自身的能力有限之外，造成漏检的主要原因是不了解专利流程。例如，虽然检索到了国际专利PCT申请的公开文本，而且在首页的指定国(Designated States)项下也标明指定了中国(CN)，但是未检索到中国公开文本，就认为该PCT申请放弃了中国。其实不然，在正常情况下，PCT申请在其申请日(有优先权的指其优先权日)起30个月后办理进入中国国家阶段的手续，一般大约还需6个月才在中国公开，因此对PCT申请的监视应是长期的。造成漏检的另一个原因检索工具有限，免费检索网站或工具一般不收录外国专利在中国的同族专利。

误区2：缺乏专利分析和挖掘能力，匆忙下马。常见的情况是，研发人员只要检索到在中国公开或授权的文本，即不问青红皂白地放弃。这种做法是非常可惜的，丧失了许多机会。实际上，只有对专利情报进行深入研究，才有可能充分运用专利法规寻求可能的生存空间。即使那些已建立起系统的专利战略的国外大公司，也不能忽略这一利器。

在模仿性创新的过程中，一般可从以下几方面入手，对专利进行分析和挖掘：

策略1：首先要确定对方专利主张的保护范围，仔细审查自己的研究工作是否落入了上述权利要求范围内。我国专利法规定由权利要求的内容来确定专利权的保护范围。如果一项技术方案在专利说明书中做了充分的公开，有具体的描述和体现，但在其权利要求书中没有记载，则应认定该技术方案不在专利保护范围之内，不允许在解释专利权利要求时将其纳入专利权保护范围。另外，已被限制、排除或者已经放弃的内容不得重新纳入专利权保护范围（即禁止反悔原则）。

策略2：如果自己的研究部分地落入对方主张专利的保护范围内，则应实施纵向追溯检索，初步判定对方专利申请的授权前景以及部分或全部避开该专利的可能性。文献检索应尽可能全面，这包括相关同族专利、已经公开的专利申请和任何相关的公开研究论文等。另外，应监视该专利在其他国家的审查历史，特别是有关审查、异议或驳回的记录，以期发现专利中的弱点，从而制定对付该专利的策略。需要指出的是，上述工作是一般研发人员难以胜任的，尤其是检索后的法律上再分析和利用专利弱点进行防御等项工作，必需由所属领域专家和有关的专利咨询律师协作来完成。

策略3：如果确实无法避开对方专利，则应采取主动进攻策略。由于专利审查采取独立审查制，审查员的工作能力是有限的，不可能确保每一专利的授权范围都是适当的，因此专利法赋予公众在授权前向专利局提出意见，或者在授权后提出无效宣告请求的权利和机会。例如，从专利咨询律师处获得有充分理由认为专利无效或不侵权的法律意见后，可从以下几方面进行主动进攻：

⑴基于现有技术提出意见或使专利无效。即针对对方专利的权利要求范围，提供最接近的对比文件(参见策略2)，以对方专利不符合专利法的“新颖性、创造性和/或实用性”规定为由而提出无效宣告请求。该现有技术应当是一项在专利申请日前已有的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是己有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。例如，对方专利要求保护结晶化合物C在制备药物中的用途，申请人在说明书中描述了制备和分离结晶化合物C的特殊工艺。而在先有技术中，化合物C是几种晶型的混和物，经普通技术即可分离出对方专利所述晶型的化合物C，这表明该专利存在着致命的缺陷。

⑵基于修改超出了原申请文件的范围使专利无效。申请人在撰写和申请专利的初期，可能没有充分考虑到对手的竞争活动或者对自己专利的创新性估计过高，因此其最初的技术方案就可能过于宽泛，预设的退路往往不充分，这样申请人在后续过程中的修改就很可能超出原申请文件。

⑶基于说明书公开不充分使专利无效。以化合物为例，仅列出取代基、只阐明活性的检测方法、或者以功能方式限定物质，而没有涉及其结构、物理化学参数等，则可认为说明书的描述不足以使所属领域的技术人员实现该发明，因此不满足充分公开的要求。

可对专利申请提出意见，或者对专利提出无效宣告请求的理由还有很多。然而，目前国内还缺乏深谙此道的公司，许多很好的机会白白地丧失了。虽然大多数公司具有一定的专利意识，但是并不清楚专利法规和操作规则，缺乏先导性、超前性的专利战略，因此在模仿性创新的整个过程都需要专利律师的介入。

2003-10-29 07:58

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• 【离床医学】31岁女子，仅隔1天，相继双肺全方位炸裂。太震撼，您来猜病因！

windlight

丁香园荣誉版主

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38楼

法律制度就是大家的博弈结果。
所以，有两点，我们可以充分利用前人的给我们开拓的道路。充分利用法律为我所用。
另外，法律不可能十全十美，完全覆盖，还是给我们留下博弈的空间。
比如上述的临时保护问题。

2003-10-29 08:07

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39楼

windlight
法律制度就是大家的博弈结果。
所以，有两点，我们可以充分利用前人的给我们开拓的道路。充分利用法律为我所用。
另外，法律不可能十全十美，完全覆盖，还是给我们留下博弈的空间。
比如上述的临时保护问题。

专利法
第十三条发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
第六十三条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；
　　（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
　　（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
　　（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。
　　为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

完全同意Windlight兄的观点。有规则的游戏玩起来还是比较愉快的。比暗箱操作强多了。

2003-10-29 09:03

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